作者:楼仙英  孙浩洸  龚雯怡  张逸瑞 金杜律师事务所 知识产权部

编者按:

在这里,看懂IP交易霞飞路的小酒馆里,IP交易专家英律师一樽煮酒,拆解各类IP交易。连载系列,带你一同诗酒趁年华,仗剑IP天涯。

第三回:并购IP?话匣子刚刚开启。

要点:在医药行业打拼多年的莫逍遥,趁着生物医药行业的春风,找到了投资人准备收购拥有独门技术的CRO/CDMO企业,却被围绕知识产权展开的并购绕花了眼。并购中的IP Style,且听英律师慢慢道来。

作者:木兰,卜少爷、文艺,九月

淡淡粽叶香,浓浓世间情,根根丝线连,切切情意牵。粽叶飘香间,三人谈兴甚浓。

莫逍遥又把这五加酒给二位满上,追问道,“英律师,您刚才提到,整个知识产权规划,从要点上看,也需要围绕着有权实施、有权研发、有权制止侵权三个方面展开,相关风险辨别亦是如此。有权实施和有权研发我是整明白了。这有权制止侵权又该何解?”

曲掌柜又给大家剥了两只粽子,笑着说,“逍遥,看来我这粽子是堵不上你的嘴了,我这粽子好吃,英律师的门道儿更好听是吧?”

英律师又吃了口陈皮豆沙,接话道,“曲教授,你这学生打破沙锅问到底的劲儿还不是传自你么!这有权制止侵权嘛,其重要性因不同项目而异。在有的项目中,被许可的一方有可能对侵权不太在意,有可能是因为有固定的客户,或者是产品专用于出口,总之就是缺乏足够的维权动力。但是,你们这个项目就完全不一样了。你们是希望借这次收购独自占有国内市场的,第三方侵权会直接冲击你们的市场销售,所以制止第三方的侵权行为对你们非常重要。但是,如果Minimal Change的分许可协议中没有赋予中国子公司关于起诉维权的权利,那么后面在国内面对侵权人的时候,你们就需要以Minimal Change欧洲的母公司名义去起诉了,对于维权显然是很不利的。一方面,这意味着整个维权行动必须得到Minimal Change的同意。但被侵权方或者其关联公司、投资人是否会与Minimal Change有利益纠葛?我们与Minimal Change的合作是否愉快?这些都有可能影响Minimal Change的决定。最不利的情况下,官司打到一半,侵权方绕开我们直接与Minimal Change和解了,这就彻底被动了。另一方面,由于Minimal Change的母公司是境外公司,因此维权行动的手续文件需要得到其全力配合。公司主体证明、授权委托书,这一套文件准备齐全再做好公证认证,好几个月就过去了。如果Minimal Change完全信任我们,愿意给我们一份概括的授权可以用于任何案件,那也还好。但是,如果他们需要就每一个维权案件单独授权,那你们每个案子都要至少往后拖4个月,这维权也就很难做起来了吧。”

莫逍遥仔细琢磨了之前BD的过程,道,“这一点我们确实没有关注过,如果我们自己并没有权利直接进行维权,而只能通过Minimal Change欧洲的母公司进行,那对我们而言,无论是维权的成本还是效率都是极其不利的。英律师,您着实厉害,几个粽子的功夫,已经让我整明白了这么多风险。说白了,我们还是缺少一套整体的并购IP风险防范机制。”

英律师接话道,“的确,以知识产权为核心的并购交易中,围绕知识产权风险制定一整套风险防范机制确实非常重要。咱们刚才提到的其实仅仅是IP权属瑕疵所涉及的风险。IP的风险中尤为重要的还有价值方面的风险,并购重组活动中,对知识产权价值的评估是重要的谈判筹码,并会直接影响并购的成交价格。若仅凭目标公司的‘要价’进行并购,最终的结果很可能是花了冤枉钱。一些公司在并购完成后最终在经营上遭遇失败,正是起因于对被收购方核心知识产权真实市场价值的误判。知识产权价值的评估具有很大的灵活性和不确定性,要准确的进行评估极其困难,但是通过知识产权尽职调查等方式对目标公司的知识产权的覆盖范围、权利内容、使用限制等因素进行准确把握可以有效地辅助对于知识产权价值的评估。”

英律师喝了口酒,继续道,“此外,相关法律法规政策的风险也应当给予关注,例如对于有关技术成果的进出口交易、知识产权权利获得程序等问题各个国家和地区的规定存在一定差异。在涉及跨境大规模并购的交易中,各国知识产权法律和政策的差异性,以及当地政府对有关行业的长远或短期政策不同都有可能会直接影响交易的进程以及交易完成后企业对知识产权的使用。”

曲掌柜把酒给大家满上,感叹道,“有时候想想,IP的事儿确实还是要靠实践。早年还在学校的时候,理论方面关注最多的还是知识产权在时间和地域性方面的风险,谈到并购背景下的知识产权,一般提到最多的都是要注意购买的知识产权资产在贸易目的国不一定能够受到法律保护。谁曾想真正到了实际交易中,门道儿会这么多!”

莫逍遥笑道,“教授,当年您强调的时间和地域性方面的风险,我可是都记着。比如我们平素最担心的问题之一就是高价购买的专利组合中有可能包含失效专利。说实话,医药行业是知识产权的重镇,每次交易,我们也都会对知识产权进行重点关注,但焦点一般也就集中在时间和地域方面了,这两项因素也会直接影响我们的交易价格。但我们确实没有想过并购交易中的IP会产生英律师说的这么多问题,专家确实是专家!”

英律师和大家碰了个杯,继续道,“咱们刚才提到的点虽然多,实际操作中也并没有那么的复杂。在每项并购交易中,不说有套路,也有一波适用于各项交易的操作。第一步,便是找出最感兴趣的知识产权,这是整套知识产权方案的基础。倘若最感兴趣的是一项医药技术,例如Minimal Change的交易中你们看重的主CRISPR基因组编辑方法,着重关注的应该是核心技术所涉及的专利或技术秘密,调查的重点一方面围绕专利开展,关注目标公司实际获得了哪些专利保护,以及关键技术是否存在侵犯第三方专利的风险等问题;另一方面围绕技术秘密开展,就需要特别关注技术人员是否已经签订了保密协议以及竞业限制协议,公司是否采取了足够的保密措施,以及商业秘密维权的证据保存等。”

莫逍遥追问道,“英律师,您反复提到了知识产权的尽职调查,我们过去的项目中也会进行专项的知识产权调查,但一般都是作为公司调查的一部分,并没有给予特别的关注。但是按照您的说法,知识产权的尽职调查技术含量相当高,需要结合每一项交易的特点进行量身定制?”

英律师答道,“对,知识产权尽职调查中有两个层面的难点:第一层,调查基本信息做个汇总表大家都会做,难在从权属和基本状况发掘出潜在的风险。

首先,在权属状况上,需要调查知识产权资产是否处于有效状态,目标公司是否具有所有权,知识产权是否是共有,是否有质押情况等,从而判断收购方是否能够获得对于知识产权资产的完整处分权。其次,针对不同类型的知识产权,调查的重点都有所区别,针对专利,还需要关注保护的地域范围、保护期限、发明人是否真实、年费缴纳信息、许可他人实施专利的状况等;针对商标,还需要关注商品服务类别覆盖情况、商标样式、缴费信息、许可他人使用商标的状况等。如果被收购公司也同时注册了域名,则域名也可以成为拟收购资产的一部分。针对著作权,因为登记注册并非著作权获得的前提,所以收购方需要重点了解被收购方与作者(或前著作权人)之间签订的协议、或被收购方针对职务作品所有权或法人作品所制定的公司政策。对于已经进行了自愿登记的作品,收购方需要查验作品登记证书,并关注作品首次发表日期、版权所有人信息、权利人变更情况等。针对商业秘密,像前面说过的,重点关注被收购方是否采取法律规定的保密性要求,例如是否采取信息安全管控系统、信息保密登记制度和信息查询制度。”

曲掌柜吩咐又上了些酒,道:“来来来,大家先喝几杯再议,英律师,我是听出来了,您刚刚提到的仅仅是‘知识产权权属和基本状况’方面调查的要点,这深入调查的话匣子怕是还没开启吧!”

<未完待续>